{"id":9070,"date":"2022-11-25T10:56:05","date_gmt":"2022-11-25T10:56:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.yunikalaw.com\/?p=9070"},"modified":"2023-04-21T13:56:13","modified_gmt":"2023-04-21T13:56:13","slug":"proof-of-use-in-opposition-proceedings","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunikalaw.com\/es\/2022\/11\/25\/proof-of-use-in-opposition-proceedings\/","title":{"rendered":"Sentencia del Tribunal Superior de Justicia\n(TSJ) de Madrid de 28 de junio de 2022 (Recurso 224\/2021)"},"content":{"rendered":"
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia\n(TSJ) de Madrid de 28 de junio de 2022 (Recurso 224\/2021)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Matilde Garrig\u00f3s Agull\u00f3<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Pr\u00e1ctica actual de la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Tras el Real Decreto Ley 23\/2018, de 21 de diciembre, de transposici\u00f3n de directivas en materia de marcas, publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado del d\u00eda 27 de diciembre de dicho a\u00f1o, en un procedimiento de oposici\u00f3n de marcas ante la OEPM, si el solicitante de una marca impugnada pide que el oponente acredite el uso de la marca en la que ha basado su oposici\u00f3n, este debe acreditar un uso efectivo de la misma. Si el titular de la marca anterior no aportara las pruebas necesarias para demostrar un uso efectivo del signo, la oposici\u00f3n ser\u00e1 desestimada sin que la OPEM analice las cuestiones de fondo del asunto.<\/span><\/p><\/div>

En este contexto, es importante mencionar que los oponentes solamente estar\u00e1n obligados a probar el uso de aquellas marcas anteriores que lleven registradas m\u00e1s de cinco a\u00f1os, puesto que la obligaci\u00f3n de usar una marca no es exigible inmediatamente despu\u00e9s de su registro, sino que el titular tiene un \u201cperiodo de gracia\u201d de cinco a\u00f1os.<\/span><\/p><\/div>

Este nuevo m\u00e9todo de defensa puede plantearnos algunas dudas importantes. Es obvio que cuando la marca base de la oposici\u00f3n es una marca espa\u00f1ola, el territorio donde debe ser acreditado el uso es Espa\u00f1a, pero \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando la marca oponente es una marca de la uni\u00f3n europea? \u00bfd\u00f3nde se tiene que probar el uso de la misma?<\/span><\/p><\/div>

De acuerdo al<\/span>\u00a0<\/span>Manual informativo sobre la prueba de uso publicado por la OEPM en marzo de 2021<\/span><\/a>,<\/span>\u00a0<\/span>\u201clas marcas de la Uni\u00f3n Europea deber\u00e1n acreditar que han sido utilizadas de conformidad con las normas europeas, es decir,<\/span><\/em>,<\/span><\/em>\u00a0<\/span><\/em>el Reglamento 2017\/1001 de la marca de la Uni\u00f3n Europea<\/span><\/em><\/a>.\u201d<\/span><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Normativa y jurisprudencia europea sobre la prueba de uso en los procedimientos de oposici\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El art.18. (1) de<\/span>\u00a0<\/span>Reglamento 2017\/1001 de la marca de la Uni\u00f3n Europea<\/span><\/a>\u00a0<\/span>2017\/1001<\/span><\/u>\u00a0<\/span>establece que en el caso de que la marca oponente sea una marca de la Uni\u00f3n Europea, esta ha de utilizarse \"en la Uni\u00f3n\".<\/span><\/p><\/div>

El concepto de uso \u201cen la Uni\u00f3n\u201d ha sido matizado por la jurisprudencia europea. En la sentencia Leno Merken, el Tribunal de Justicia de la UE consider\u00f3 que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Uni\u00f3n Europea ha tenido un \u00abuso efectivo\u00bb en la Uni\u00f3n.<\/span><\/p><\/div>

En esta misma sentencia, se estableci\u00f3 que el \u00e1mbito territorial es solo uno de los muchos factores que hay que tener en cuenta al evaluar si el uso de una marca de la Uni\u00f3n Europea es efectivo. De este modo no existe una regla general para valorar el uso de una marca desde el punto de vista territorial, sino que hay que examinar diversos factores como las caracter\u00edsticas de los productos o servicios en cuesti\u00f3n, las caracter\u00edsticas del mercado correspondiente y, m\u00e1s en general, de todos los factores y circunstancias relevantes para establecer si la explotaci\u00f3n comercial de la marca sirve para crear o mantener una cuota de mercado para los productos o servicios para los que se ha registrado.<\/span><\/p><\/div>

Teniendo en cuenta lo anterior, para que el uso de una marca de la Uni\u00f3n Europea se considere efectivo, no hace falta que la marca se utilice en una gran parte de la Uni\u00f3n Europea. De hecho, el Tribunal General ha afirmado, en varias decisiones, que el uso de una marca de la Uni\u00f3n Europa en un \u00fanico Estado miembro o incluso en una \u00fanica ciudad de un Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del \u00e1mbito territorial.<\/span><\/p><\/div>

En este contexto, si aplicamos las normas y la jurisprudencia europea, parece claro que en el caso de una oposici\u00f3n ante la OEPM si el titular de la marca UE oponente fuera requerido para aportar pruebas de uso, bastar\u00eda con aportar pruebas que demostraran el uso de la marca oponente en cualquier Estado miembro de la uni\u00f3n, y no necesariamente en Espa\u00f1a.<\/span><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia\n(TSJ) de Madrid de 28 de junio de 2022 (Recurso 224\/2021)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La<\/span>\u00a0<\/span>sentencia citada en el ep\u00edgrafe<\/span><\/a>\u00a0<\/span>es la primera sentencia que se ha emitido en Espa\u00f1a sobre la prueba de uso en las oposiciones y como explicaremos m\u00e1s adelante tiene consecuencias muy relevantes en la pr\u00e1ctica actual. <\/span>\u00a0<\/span><\/p><\/div>

Los hechos fueron los siguientes, Establiments Viena, S.A. solicit\u00f3 la marca PRINZ (mixta) en clase 30. A esta solicitud se opuso una empresa holandesa basando su marca anterior de la Uni\u00f3n Europea PRINCESS (denominativa) de la clase 29. Se solicit\u00f3 la prueba de uso de la marca oponente, y el oponente aport\u00f3 pruebas que demostraban el uso de la marca en Polonia, Reino Unido y Pa\u00edses Bajos. La OEPM entendi\u00f3 que con tal prueba se acreditaba el uso de la marca oponente y estim\u00f3 la oposici\u00f3n al considerar que, entre las marcas enfrentadas, hab\u00eda riesgo de confusi\u00f3n.<\/span><\/p><\/div>

La decisi\u00f3n de la OEPM fue apelada y el TSJ de Madrid estim\u00f3 el recurso interpuesto por el solicitante (EV S.A.) y estableciendo que la oposici\u00f3n no debi\u00f3 admitirse ya que la oponente no hab\u00eda acreditado un uso efectivo de la marca PRINCESS en Espa\u00f1a.<\/span><\/p><\/div>

El TSJ manifiesta en el fundamento noveno de la sentencia que de acuerdo con el<\/span>\u00a0<\/span>art\u00edculo 39 de la Ley 17\/2001 de Marcas<\/span><\/a>, solo se entender\u00e1 justificado el uso cuando la marca\u201chubiera sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en Espa\u00f1a\u201d.<\/em><\/span><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Conclusi\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Esta sentencia es muy sorprendente, no solo porque es la \u00fanica hasta el momento que valora la prueba de uso en los procedimientos de oposici\u00f3n, sino porque contraviene el sentido unitario de la marca de la Uni\u00f3n europea, y tiene unas consecuencias pr\u00e1cticas importantes para todos los titulares de marcas de la UE que quieran hacer valer sus derechos en Espa\u00f1a.<\/p>

Como mencionamos en apartados anteriores, es evidente que los criterios de la OPEM sobre el uso efectivo de las marcas de la Uni\u00f3n Europea coinciden con la normativa y la jurisprudencia europea, sin embargo, esta sentencia hace caso omiso a las interpretaciones llevadas a cabo por los jueces europeos.<\/p>

Desafortunadamente, esta decisi\u00f3n no ha aportado nada de claridad sobre este tema, es m\u00e1s, ha creado unas dudas, que, en principio, eran inexistentes para los que nos dedicamos a la propiedad industrial y m\u00e1s concretamente a las marcas.<\/p>

Por el momento desconocemos si la sentencia analizada ha sido recurrida, por lo que debe ser tenida en consideraci\u00f3n, ya que es la \u00fanica que se prenuncia sobre este tema.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Sobre el autor<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Mis principales \u00e1reas de pr\u00e1ctica incluyen la protecci\u00f3n y defensa de marcas, dise\u00f1os y derechos de autor. Asesoro a mis clientes en la defensa de sus activos intangibles ante la\nOficina de Propiedad Intelectual de la Uni\u00f3n Europea (EUIPO), la Oficina Espa\u00f1ola de\nPatentes y Marcas (OEPM) y los tribunales espa\u00f1oles.<\/p>

Tengo experiencia en la gesti\u00f3n de carteras de marcas en todo el mundo. Adem\u00e1s del derecho europeo, estoy familiarizada con la legislaci\u00f3n de la Comunidad Andina y conozco de primera mano el funcionamiento de las oficinas nacionales de este territorio.<\/p>

Otras \u00e1reas clave de mi experiencia son la gesti\u00f3n de procedimientos aduanerosm, la\nvigilancia en l\u00ednea, la resoluci\u00f3n de conflictos sobre nombres de dominio. Tambi\u00e9n estoy familiarizada con procedimientos judiciales relativos a derecho de autor y asesoro a mis clientes sobre esta materia durante todo el proceso creativo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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